Exportation d'un bien revêtu d'une marque contrefaite

L'exportation vers l'étranger d'un produit revêtu d'une marque déposée par un tiers en France est-elle une contrefaçon ?

L'hypothèse de travail, simple en fait mais complexe en droit, concerne plus précisément ici la fabrication en France d'un produit sur lequel est apposé un signe, suivie d'une exportation à l'étranger. Le signe a été valablement déposé en tant que marque par un tiers en France, mais est disponible dans les pays où les produits sont exportés.

1. LEGALITE DE L'EXPORTATION AU REGARD DU DROIT INTERNE

L'activité en cause est susceptible de relever aussi bien de l'apposition (A), que de l'exportation (B).

A. L'apposition de marque

L'apposition de marque est un acte soumis à autorisation du titulaire des droits sur la marque.

Selon l'article L. 713-2 du CPI : "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tes que :"formule", façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée".

L'apposition vise la reproduction d'une marque sur un produit, sur une devanture, sur une enseigne ou sur son emballage (Bertrand A., Droit des marques, Dalloz action n° 7.341).

L'apposition de marque suppose que la marque soit physiquement appliquée sur le produit (Paris, 6 février 1960, Ann. propr. ind. 1960, note Gaultier).

De l'avis d'A. Bertrand, "la seule "apposition" n'est, en principe, pas répréhensible en soi : pour que le délit soit constitué, il faut qu'une marque soit apposée illicitement sur des emballages ou sur des produits dans le but de pouvoir ainsi les vendre sous le couvert d'une marque authentique" (Bertrand A., Ibid, n° 7.341).

Pourtant, une application littérale du texte ne milite pas en faveur d'une telle interprétation.

En effet, l'article L. 713-2 ne pose aucune condition tenant à la vente du produit revêtu de la marque contrefaisaite.

Un arrêt a d'ailleurs considéré que la simple apposition de l'étiquette ou le remplissage de la bouteille avec une boisson qui n'est pas authentique suffisent à constituer la contrefaçon (Aix en Provence, 28 juin 1951, Ann. prop. ind., 1952, p.257).

Une telle solution est conforme à la conception traditionnelle de l'absolutisme du droit sur la marque. Pour reprendre l'expression de P. Mathély, cet absolutisme signifie que "le droit sur la marque est entier et doit être protégé sans compromis" (Mathély P., Le droit français des signes distinctifs, p. 286).

B. L'exportation

La loi du 9 mars 2004 a apporté de nombreux bouleversements quant à la détermination des infractions pénales en droit des marques, et tout particulièrement au sujet des exportations de marques revêtues de marques contrefaites.

1. Texte antérieur à la loi du 9 mars 2004

L'article L. 716-9 du CPI disposait avant la loi du 9 mars 2004 (portant adaptation aux nouvelles formes de criminalité) que : "sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende quiconque aura :
a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite".

La Cour de cassation a jugé, sous l'empire de ce texte que, s'agissant de l'exportation, le délit de vente ou d'offre en vente est commis, quand bien même les objets vendus sont destinés à l'exportation, dès lorsque la vente est conclue en France (Cass. com., 3 juin 1998, no 95-30.249, PIBD 1998, III, p. 485). A contrario, il n'y aurait pas contrefaçon si la vente n'est pas conclue en France.

Cette solution a été suivie par la Cour d'appel de Paris. Celle-ci a jugé que le fait de conditionner des produits, jamais offerts en France à la vente sous la marque litigieuse, détenus uniquement en vue de leur expédition vers une filiale pour être mis licitement sur le marché d'un pays tiers, ne peut être considéré comme un usage dans la vie des affaire et n'est donc pas susceptible de porte atteinte à l'objet spécifique de la marque. Un tel fait n'est pas qualifié de contrefaçon (Paris 1er juin 2005, note critique de Passa J., D. 2005, jurisprudence, p. 2467).

La jurisprudence semblait donc considérer que l'exportation des marchandises présentées sous une marque contrefaite sans vente sur le territoire français n'est pas une contrefaçon.

2. Texte en vigueur depuis la loi du 9 mars 2004

a) Teneur des nouveaux textes

Selon l'article L. 716-9 nouveau, constitue un délit pénal "est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 € d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
a) d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
b) de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite".

Un délit de production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaite a ainsi été créé.

Des modifications substantielles ont par ailleurs été apportées à l'article L. 716-9. La nouvelle rédaction de cet article énonce que :

"Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
…".

Il ressort de ces deux derniers textes que l'exportation de produits présentés sous une marque contrefaite est un délit pénal, sanctionné plus sévèrement lorsque l'exportation a été réalisée en vue de vendre, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite", c'est-à-dire lorsqu'elle est suivie d'une commercialisation ou d'une location.

La distinction entre les deux actes d'exportation respectivement visés par L. 716-9 et L. 716-10 n'est cependant pas aussi claire, puisque L. 716-9 n'impose pas à proprement dit une commercialisation effective, mais l'exportation en vue d'une commercialisation, ce qui est tout de même différent.


b) Portée des nouveaux textes

Puisque le texte prévoit des sanctions de nature pénale, le délit de L. 716-9 relève exclusivement de la responsabilité pénale.

L'article L. 716-1 du CPI dispose que "l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4".

La violation des articles L. 716-9 et L. 716-10 n'engage donc pas la responsabilité civile de leurs auteurs, sauf s'il y a à travers l'acte en cause violation des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.

Or, l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite en vue d'une commercialisation au sens de L. 719-9 pourrait tomber sous le coup du délit civil d'usage de marque, et le délit de production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaite sous le coup de la reproduction non-autorisée de la marque (L. 713-2).

En revanche, la seule exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite, non suivie d'une commercialisation, ne devrait pas pouvoir engager la responsabilité civile de son auteur, faute d'usage. En effet, le produit n'est pas dans ce cas destiné à être utilisé par la clientèle française (en ce sens : Passa J. Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004, D. 2005, chron. p. 433). Ce délit ne devrait pas pouvoir être sanctionné sur le plan civil, faute de reproduction, d'apposition ou d'usage de la marque.


2. LEGALITE DU DROIT INTERNE AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE ?

La solution dégagée par l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris du 1er juin 2005, selon lequel le fait de conditionner des produits, jamais offerts en France à la vente sous la marque litigieuse, détenus uniquement en vue de leur exportation doit être approuvée au regard du droit communautaire.
Cependant, la référence à la "vie des affaires", et à "l'univers économique" n'était pas vraiment pertinente pour le cas d'espèce et il convient de faire quelques brefs rappels du droit communautaire des marques (A), avant de vérifier la légalité du droit national au regard du droit interne (B).


A. Rappel du droit communautaire des marques

L'article 5 § 1 de la directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations en droit des marques dispose que :

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a. d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b. d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

La notion de "vie des affaires visée dans cet article est volontairement souple et large. L'exportation devrait être considérée comme un acte "d'usage dans la vie des affaires", contrairement à l'appréciation de la Cour d'appel dans l'arrêt précité.

Plus pertinent est le fondement de l'absence d'atteinte à l'objet spécifique de la marque.

L'objet spécifique de la marque est "notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque" (CJCE 31 octobre 1974, Centrafarm).

La CJCE a précisé cette notion en utilisant un autre concept, celui de fonction essentielle de la marque, qui est "de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance" (par exemple CJCE 11 mars 2006 Sunrider C-416/04).

La CJCE sanctionne à chaque fois les droits nationaux des marques qui portent atteinte à la fonction essentielle de la marque, sorte de "noyau-dur intouchable" (Pollaud-Dulian F, Propriété industrielle, Montchrestien, n°1305).

Ainsi, l'arrêt de la CJCE Rioglass est venu briser la jurisprudence nationale qui considérait que la contrefaçon par importation est caractérisée par le simple transit de marchandises (par exemple Paris, 25 novembre 2001, PIBD 2002, III, p. 212).

Une telle solution n'est aujourd'hui plus de mise puisque la CJCE estime que "le transit, qui consiste à transporter des marchandises légalement fabriquées dans un Etat-membre vers un Etat tiers en traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats-membres, n'implique aucune commercialisation de marchandises concernées et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de la marque" (C.J.C.E., 23 oct. 2003, C-115/02).


B. Confrontation avec le droit français

Il convient d'interpréter les dispositions nationales à la lueur des textes et de la jurisprudence communautaires.

Si comme on l'a vu l'apposition de marque non-autorisée est d'un point de vue interne constitutive de contrefaçon, indépendamment de toute commercialisation, cette solution devrait être remise en cause par le droit communautaire. En effet, l'apposition d'une marque non-autorisée, tant qu'elle s'effectue dans un cadre privé, ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque.

Quant à l'article L. 716-9 prévoyant les délits de fabrication industrielle de produits revêtus de la marque contrefaite et d'exportation des produits en vue de les revendre, il devrait être interprété dans le sens où ces actes doivent être accompagnés d'une commercialisation effective, seule pouvant portant atteinte à la fonction essentielle de la marque. Mais cette commercialisation pose un problème spécifique à propos de l'exportation : où cette commercialisation doit-elle avoir lieu pour qu'il y ait atteinte à la fonction essentielle ? A l'évidence, il ne peut s'agir que d'une commercialisation auprès d'une clientèle située en France, si l'on part du postulat que dans le pays où la marchandise est exportée la marque est "libre de droits". Mais alors l'on ne voit plus très bien l'utilité de reconnaître spécifiquement le délit d'exportation…

Enfin, relativement à l'article L. 716-10 a), sa légalité au regard du droit communautaire est douteuse, ce texte incriminant l'exportation pure et simple. Dans un tel cas, la fonction essentielle de la marque –son pouvoir distinctif- n'est pas atteinte, puisque la personne exportatrice se contente d'apposer une marque sur un produit qui sera exploité dans un territoire où le signe est "libre de droits". L'article L. 716 a) constitue une entrave injustifiée à la liberté de circulation des marchandises. La légalité de l'article L. 716-10 pourrait donc être remise en cause sur le fondement de l'article 36 du Traité de Rome.


Il ressort de cette étude que le titulaire des droits sur une marque dispose de plusieurs "armes" pénales et civiles pour voir sanctionner l'exportation d'un produit revêtu de sa marque, mais que le succès de son action devrait être conditionné à la preuve que la clientèle française ait pu accéder au produit marqué en cause, ce qui enlève beaucoup d'intérêt au délit d'exportation de produits présentés sous une marque contrefaite.


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